Prima di procedere alla registrazione, sarebbe corretto effettuare delle ricerche di anteriorità e di disponibilità, ovvero verificare che il marchio che si vuole depositare non violi i diritti di un altro marchio già registrato.
Questa procedura è importante per evitare che il titolare del marchio, sentendosi minacciato dalla nuova richiesta di registrazione, possa fare opposizione all’Ufficio preposto e arrivare, così, a una sentenza di inibizione (l’atto formale che vieta l’uso del marchio e impone il suo ritiro).
L’inibizione può avvenire, non necessariamente per una sostanziale copiatura del marchio, ma anche per una imitazione dello stesso o una somiglianza con esso; facciamo un esempio.
Se si volesse registrare un marchio che ha come simbolo un cavallo imbizzarrito, rosso e pendente a sinistra, è molto probabile che la famosa casa costruttrice di auto sportive, ovvero la Ferrari, per quanto il suo simbolo non sia identico (nel suo caso il cavallo è nero e pende sul lato destro), di sicuro presenterà domanda di opposizione.
Alla luce di ciò prima di registrare un marchio, occorrebbe effettuare delle ricerche specifiche al fine di individurare marchi simile; si tratta di ricerche molto complesse perché bisogna individuare, non solo l’immagine, ma anche tante altre caratteristiche; ciò diventa ancora più difficile se la ricerca deve avvenire oltre il territorio italiano, al di fuori del quale bisogna considerare anche eventuali problemi di lingua.
Si tratta quindi di un lavoro che richiede determinate competenze e abilità, a cui viene destinata una remunerazione specifica ed è estramente costosa.
Quando si invia la domanda l’Ente preposto per la registrazione dei marchi non effettua alcun tipo di ricerca e, poiché non esistono limiti temporali per eventuali opposizioni da parte di marchi registrati prima, può addirittura accadere che, dopo aver conquistato con tanto sacrificio una fetta di mercato, bisogna ritirare il marchio e i costi di dismissione potrebbero essere molto elevati!
Tuttavia abbiamo usate il termine “dovrebbe” e non si tratta di un errore; ma semplicemente di valutare attentamente se tale investimento ne valga la pena; in sostanza bisogna fare delle valutazioni costi-benefici; nello specifico se la propria impresa ha una rilevanza prettamente locale, se gli investimenti sul brand sono modesti allora non ha senso spendere tanti soldi per la registrazione; se invece dietro al marchio si pensa di creare un brand di un certo livello il quale comporta investimenti ingenti allora è importante fare le ricerche e verificare che no si corrono rischia. Si ricorda tuttavia che non esiste rischio zero in questo campo e che in tal caso e bene affidarsi ad operatori molto più qualificati di noi.
